표제지

목차

국문요약 17

제1장 서론 19

제1절 연구의 목적 19

제2절 연구의 범위와 방법 20

제2장 특허권의 침해와 구제방안 23

제1절 서설 23

제2절 특허권 침해의 유형 24

I. 동일영역에서의 침해 24

II. 균등영역에서의 침해 25

1. 이용침해 25

2. 특허특징의 가감에 의한 특허침해 26

(1) 불완전이용 26

(2) 우회발명 27

3. 인접한 기술분야에서의 특허침해 27

III. 간접침해 27

IV. 방법의 추정에 의한 침해 28

제3절 특허권 침해의 판단방법 29

I. 개설 29

II. 특허청구범위의 해석 30

1. 특허청구범위 해석의 필요성 30

2. 특허청구범위 해석의 방식 31

3. 특허침해 판단에 있어서의 특허청구범위의 해석 32

(1) 문언의 의미 32

(2) 발명의 상세한 설명 참작의 원칙 32

(3) 출원경과 참작의 원칙 33

(4) 공지기술 참작의 원칙 34

(5) 종합고려의 필요성 35

III. 특허침해 판단의 구체적 방법 35

1. 특허권의 문언적 침해와 균등영역의 침해 35

2. 특허권 침해판단의 해석론으로서의 균등론 36

(1) 적극적 요건 36

(2) 소극적 요건 37

제4절 특허권 침해에 대한 구제제도 37

I. 민사적 구제제도 37

1. 침해금지청구권 38

2. 손해배상청구권 39

3. 신용회복청구권 41

4. 부당이득반환청구권 41

II. 형사적 구제제도 45

제5절 손해액 산정에서의 민법의 불법행위 규정과 특허법 제128조의 관계 47

제6절 채권침해로 인한 불법행위 책임의 성립여부 50

I. 비독점 통상실시권자의 경우 50

II. 독점적 통상실시권자의 경우 51

제7절 실시권자의 계약위반에 대한 손해배상 청구 52

제3장 각국의 특허침해로 인한 손해액 산정제도 55

제1절 서론 55

제2절 미국에서의 특허침해로 인한 손해액 산정 55

I. 개관 55

1. 손해액 산정방식 56

2. 연방순회항소법원(CAFC)의 설립 57

3. 손해배상액의 고액화 57

II. 일실이익 58

1. 인과관계 58

2. 입증의 정도-합리적 개연성 60

3. 주장·입증사실 60

(1) 특허실시품에 대한 수요의 존재 61

(2) 비침해대체품(acceptable non-infringing substitutes)의 부존재 62

(3) 특허권자의 공급능력 64

(4) 일실이익의 액 64

4. 전체시장가치 법칙 65

5. 특허권자의 다른 제품의 판매감소 67

6. 시장점유율에 기한 일실이익의 청구 68

7. 침해자의 이익 68

III. 확립된 실시료 69

IV. 합리적 실시료 69

1. 합리적 실시료의 개념 69

2. 합리적 실시료 산정의 고려요소 72

(1) 침해자의 예상이익 72

(2) 동일특허의 기존의 허락예 73

(3) 업계에 있어서의 전형적인 실시허락 실무 74

(4) 비침해대체품의 존재 75

(5) 특허권자와 침해자의 관계(특허권자의 라이센스 정책) 75

(6) 특허실시품의 판매와 함께 판매되는 비특허실시품(부수판매) 76

(7) 특허발명의 제품 전체에 대한 기여도 76

(8) 특허발명의 상업적 완성도 77

(9) 특허권자 자신의 제조능력 및 시장점유율 77

V. 증액배상(3배배상) 77

1. 증액배상의 근거 77

2. 증액배상의 법적성격 78

3. 판단의 구조 79

4. 증액배상의 가부 80

(1) 증액배상 가부의 판단요소 80

(2) 전문가(변호사)로부터의 적절한 의견청취 81

(3) 발명의 우회설계 84

(4) 침해성부의 미묘함 85

(5) 기타의 고려요소 87

(6) 상관적·종합적인 판단 88

5. 고의 침해 판단의 시기적 기준 89

6. 증액의 정도 90

7. 증액의 한도 91

8. 입법론적 검토 91

VI. 판결전 이자 93

VII. 변호사 비용 94

VIII. 복수의 배상청구 96

IX. 소결론 96

제3절 독일에 있어서의 특허침해로 인한 손해배상 97

I. 3가지의 손해액 산정방법 97

1. 개관 97

2. 3가지 산정방법의 기원 98

II. 일실이익산정형 100

1. 개요 100

2. 인과관계의 입증 101

III. 상당실시료형 103

1. 개요 103

2. 법적근거 104

3. 손해의 발생 107

4. 상당실시료 산정의 기준 108

(1) 사후적으로 보아 객관적으로 상당한 실시료액 108

(2) '객관적으로 상당한' 액 109

(3) '사후적으로 보아' 109

(4) 상당실시료 산정의 고려요소 110

5. 상당실시료 인상의 움직임 112

(1) 실시료 인상에 관한 판례 113

가. 음악저작권에 있어서의 배액실시료 배상 114

나. 특허침해에 있어서의 손해배상액 증액의 시도 115

다. 지연손해금 이자의 인상 117

(2) 학설에 있어서의 실시료율 인상의 시도 118

가. 침해자에게 유리한 점의 확대 118

나. 침해자의 불리점은 고려대상에서 제외 119

다. 실시료 산정 객체의 변경 119

라. 실시료율 기준시점의 선택권을 권리자에게 부여 120

IV. 침해자이익 반환형 122

1. 개요 122

2. 법적근거 122

3. 이익의 배분 124

(1) 인과관계 124

(2) 손실의 절약 125

(3) 당해 특허로 인한 이익의 증가분 126

(4) 복수의 권리의 존재 126

V. 손해배상의 목적 및 손해개념의 재검토 127

1. 특허권의 객관적인 가치 128

2. 특허침해에 있어서 손해배상의 목적에 관한 새로운 사고방식 129

3. 시장기회론을 중심으로 한 규범적 손해개념 132

VI. 소결론 133

제4절 일본에 있어서의 특허침해로 인한 손해배상 136

I. 서론 136

II. 1959년의 특허법 개정 이전 137

III. 1959년의 특허법 개정 137

1. 기초과정 138

2. 법안작성 및 입법과정 139

3. 소결 141

IV. 1998년의 특허법 개정 142

1. 새로운 손해배상액 산정방법의 창설 142

2. 실시료 상당액 배상의 인상 143

V. 1999년의 특허법 개정 143

1. 문서제출명령의 확충 144

2. 계산감정인 제도의 도입 144

3. 손해액 입증의 용이화 145

VI. 1998년, 1999년 법 개정 이후의 일본 실무의 변화 146

1. 실체면 146

2. 절차면 147

3. 실무변화의 요인 148

VII. 소결론 148

제5절 결론 149

제4장 특허권 침해로 인한 구체적인 손해액의 산정 152

제1절 서론 152

제2절 민법의 일반원칙에 따른 손해배상청구 153

I. 서론 153

II. 민법의 일반원칙에 따른 청구의 유리점 153

1. 특허법 제128조의 산정대상에 포함되지 않는 손해의 청구 154

2. 고액의 손해액 인정 가능성 154

III. 요건사실 및 입증책임 155

IV. 소극적 재산손해 156

1. 소극적 손해의 개념 156

2. 일실판매이익 156

(1) 인과관계의 존재 156

(2) 인과관계 인정의 부정요소 158

(3) 인과관계 입증의 완화 160

(4) 권리자의 단위 수량당 이익액 160

(5) 권리자의 특허발명의 실시 162

3. 판매가격의 인하 164

4. 판매수량의 감소에 의한 얻을 수 있었을 약정실시료 수입의 청구 165

V. 적극적 재산손해 166

1. 특허권자가 손해의 제거나 방지에 요한 비용 166

2. 침해품 조사를 위한 비용 167

3. 변호사 비용 167

VI. 정신적 손해 169

VII. 소결론 171

제3절 수정된 통상형의 산정방법 172

I. 서론 172

II. 특허법 제128조 제1항의 입법취지 173

1. 특허법 제128조 제1항의 내용 173

2. 종래 청구의 문제점 174

3. 본 조항의 의의 176

4. 본 조항의 적용시점 177

III. 청구의 주체 178

IV. 128조 1항의 적용에서 원고 또는 피고가 주장·입증해야 할 요건사실 179

V. 본 조항의 구체적인 적용예 182

VI. '권리침해자가 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때'에 관하여 183

VII. '침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건'에 관하여 185

VIII. 권리자의 '단위수량당 이익액'의 요건에 관하여 188

1. 이익의 개념 188

2. 단위수량당 이익액의 산정 189

3. 단위수량당 이익액 산정에 있어서의 공제항목 189

4. 기타의 고려요소 190

IX. '생산할 수 있었던 물건의 수량'에 관하여 193

1. 권리자의 생산능력 한도로 제한하는 취지 193

2. 입증책임 194

3. 잠재적인 생산능력 194

4. 생산의 주체 197

5. 생산능력 초과분의 처리 197

X. '판매할 수 없었던 사정'에 관하여 198

1. 단서의 취지 198

2. 구체적인 예 199

3. 최근의 일본 동경지방법원의 태도 201

4. 위 견해에 대한 비판 203

5. 공제수량의 처리 205

6. 통상실시권자의 존재 206

XI. 다른 공업소유권법의 규정 207

XII. 결론 209

제4절 침해자이익 추정형에 의한 산정방법 210

I. 서론 210

II. 특허법 제128조 제2항의 취지 211

1. 입법 배경 211

2. 본 조항의 취지-입증책임의 경감 212

3. 본 규정에 의하여 청구할 수 있는 손해의 종류 214

4. 법적 성질 214

III. 특허법 제128조 제1항 및 제3항과의 관계 216

1. 본 조항과 제1항과의 관계 216

2. 본 조항과 제3항과의 관계 218

IV. 침해자이익추정형을 적용하기 위한 전제사실 220

1. 특허권자의 실시 220

2. 권리자 제품은 특허발명의 실시품이어야 하는지 여부 223

3. 침해품이 권리자 제품과 경합·대체관계에 있지 않은 경우 225

4. 침해품의 출시로 인하여 권리자가 제품의 생산을 중단한 경우 226

V. 침해자가 침해행위에 의하여 받은 '이익'에 관하여 227

1. '이익'의 개념 227

2. 조이익설과 순이익설 228

3. 한계이익설 230

4. 실무에서의 구체적인 적용예 231

5. 검토 233

VI. 침해자 이익액의 주장·입증책임 234

VII. 침해행위에 의하여 받은 '이익의 액'에 관한 학설 237

1. 학설 237

2. 검토 238

VIII. 추정의 복멸 239

1. 법률상의 사실추정과 추정의 복멸 239

2. 구체적인 추정복멸사유 241

IX. 제품의 일부분만이 침해에 관련된 경우 244

X. 소결론 246

제5절 상당실시료에 의한 손해액의 산정 248

I. 서론 248

II. 법적 근거 249

1. 독일에서의 논의 249

2. 우리 나라와 일본에서의 논의 251

III. 의의 및 법적성질 252

1. 의의 252

2. 법적성질 253

IV. 당사자의 주장과 입증 254

1. 원고의 주장·입증 254

(1) 실시에 의하여 통상 받을 수 있는 금액 255

(2) 실시료상당액 256

(3) 손해발생 사실에 대한 입증 257

2. 피고의 항변사유 257

(1) 손해가 발생하지 않았다는 사실 257

(2) 전용실시권자의 존재 258

(3) '매출에의 기여'가 없다는 사실 259

3. 당사자 주장이 없는 경우 제3항의 적용여부 260

V. 각국에서의 실시료 상당액 인정방법 262

1. 일본에서의 실시료 상당액 인정방법 262

(1) 국유특허권실시계약서의 실시료산정방법에 의한 경우 262

(2) 당업계의 일반적인 실시료율을 기준으로 하는 경우 263

(3) 개별·구체적인 사정을 고려하기 위한 법개정 263

2. 독일에 있어서의 실시허락유추형에 의한 산정 266

3. 미국의 경우 268

VI. 상당한 실시료액의 산정기준 269

1. 객관적으로 상당한 실시료액 269

2. 상당한 실시료액 판단의 기준시 271

3. 상당한 실시료액 산정에서의 고려요소 273

(1) 당해 특허권에 관한 실시허락예 273

(2) 동종 발명에 관한 실시허락예 276

(3) 권리자 및 침해자의 이익 277

(4) 권리자의 실시상황, 라이센스 정책, 시장개발 노력 등 권리자측의 사정 277

(5) 특허권의 기술내용과 정도 278

(6) 피고의 행위태양 279

(7) 비침해대체품의 존재 280

4. 구체적인 산정방법 281

VII. 제품의 일부분만이 침해에 관련된 경우 282

VIII. 소결론 284

제6절 배상액의 감경 등 286

I. 특허법 제128조 제4항 전단의 규정 286

II. 특허법 제128조 제4항 후단의 규정(배상액의 감경) 286

1. 규정취지 286

2. 입증책임 287

3. 적용범위 288

4. 감액의 한도 289

5. 본 조항에 대한 비판 289

제7절 상당한 손해액의 인정 291

I. 입법취지 291

II. 요건사실 및 입증책임 292

1. 손해발생 사실 292

2. 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 점 292

3. 입증책임 293

III. 본 조 적용의 효과 293

제5장 그 밖의 손해액 산정과 관련된 문제 295

제1절 복수의 권리자가 존재하는 경우 295

I. 처음에 295

II. 특허권이 공유인 경우 295

1. 공유자간의 법률관계 295

2. 공유자 전원이 각자 실시하고 있는 경우 296

(1) 민법 제750조에 의한 청구의 경우 296

(2) 특허법 제128조 제1항에 의한 청구의 경우 296

(3) 특허법 제128조 제2항의 경우 297

가. 공유지분비에 의하여야 한다는 견해 297

나. 매출액의 비율에 의하여야 한다는 견해 298

다. 이익액의 비율에 의하여야 한다는 견해 298

라. 검토 299

(4) 특허법 제128조 제3항의 경우 299

3. 공유자 전원이 실시하고 있지 아니한 경우 300

4. 공유자 중 일부만이 실시하고 있는 경우 301

5. 공유자 전원이 실시하고 있으나 실시유형이 각자 다른 경우 301

III. 특허권에 전용실시권이 설정되어 있는 경우 302

1. 문제의 소재 302

2. 전용실시권자만이 실시하고 있는 경우 302

(1) 전용실시권자의 손해 302

(2) 특허권자의 손해 304

(3) 부진정연대채권인지 여부 305

3. 특허권자와 전용실시권자 쌍방이 실시하는 경우 306

(1) 특허권자의 실시의 성질 306

(2) 배상액의 접분 308

4. 전용실시권에 제한이 있는 경우 308

IV. 특허권에 통상실시권이 설정되어 있는 경우 309

1. 통상실시권자의 손해배상청구권 309

(1) 통상실시권의 성질 309

(2) 비독점 통상실시권자의 손해배상청구권 310

가. 채권침해로 인한 불법행위책임의 성립 여부 310

나. 채권자 대위의 행사 가능성 311

(3) 독점적 통상실시권자의 손해배상청구권 313

가. 독점적 통상실시권의 성질 313

나. 손해배상청구권의 인정여부 및 근거 313

다. 과실추정 규정의 적용여부 315

2. 특허권자와 비독점적 통상실시권자가 있는 경우 316

(1) 비독점적 통상실시권자만이 실시하고 있는 경우 316

(2) 특허권자와 통상실시권자 쌍방이 실시하고 있는 경우 316

3. 특허권자와 독점적 통상실시권자가 있는 경우 316

(1) 특허권자의 손해 317

(2) 독점적 통상실시권자의 손해 317

가. 특허법 제128조 제1항 및 제2항의 유추적용 317

나. 특허법 제128조 제3항의 청구 318

다. 약정실시료의 공제 319

V. 특허권에 전용실시권, 통상실시권이 동시에 설정되어 있는 경우 319

1. 문제의 소재 319

2. 민법 제750조의 경우 320

3. 특허법 제128조의 경우 320

제2절 복수의 권리의 침해 322

I. 문제의 소재 322

II. 소송물론과의 관계 322

1. 구소송물론과 신소송물론 322

2. 검토 323

III. 특허법 제128조 제1항이 적용되는 경우 324

1. 특허법 제128조 제1항의 의의 324

2. 복수의 권리에 대한 제128조 제1항의 적용 324

3. 항소심에서 하나의 권리가 비침해로 판단된 경우 325

4. 복수의 권리 각각의 침해가 별개의 소송절차에서 인정되어진 경우 326

5. 특허권마다 권리자가 다른 경우 326

IV. 특허법 제128조 제2항이 적용되는 경우 327

1. 문제의 소재 327

2. 학설 327

(1) 전체이익설 327

(2) 기여도(이용률)설 328

(3) 기여도 인정의 고려요소 329

V. 특허법 제128조 제3항이 적용되는 경우 329

1. 특허법 제128조 제3항의 의의 329

2. 복수의 권리에 대한 특허법 제128조 제3항의 적용과 문제점 329

3. 문제의 해결 331

VI. 일실이익과 실시료 상당액이 모두 적용될 수 있는 경우 332

제3절 복수의 침해자 334

I. 처음에 334

II. 문제의 소재 334

III. 공동불법행위 성립의 요건 335

1. 협의의 공동불법행위 336

(1) 민법 제760조 제1항의 경우 336

(2) 복수 침해자의 협의의 공동불법행위 337

(3) 구체적인 사례 338

2. 가해자불명의 공동불법행위 339

3. 교사·방조의 공동불법행위 340

IV. 손해배상청구의 범위 341

1. 특허법 제128조 제1항의 경우 342

2. 특허법 제128조 제2항의 경우 343

3. 특허법 제128조 제3항의 경우 344

4. 권리자가 각 침해자에 대하여 다른 추정규정 또는 간주규정의 적용을 주장한 경우 346

V. 공동불법행위가 성립하지 않는 경우의 청구 347

VI. 법인기관의 개인책임 349

제6장 결론 351

참고문헌 355

ABSTRACT 362

특허법은 전 세계적으로 공통한 요소가 많으나, 손해액 산정과 관련하여서는 독일법과 미국법이 각자 독자적인 특성을 갖고 있다. 우리 특허법에서의 손해액 산정과 관련한 제도는 일본의 제도와 거의 유사하고, 이는 독일법에 매우 가까운 것이다. 따라서, 우리 특허법과 민법 체계에서의 특허권 침해로 인한 손해액 산정제도의 배경을 이해하기 위하여는 독일법과 일본법, 그리고 최근에 일본과 우리나라의 실무에서의 손해액 산정의 고액화에 경향에 영향을 끼친 미국에서의 특허침해로 인한 손해액 산정제도를 고찰할 필요가 있다. 그리하여, 본 논문의 앞 부분에는 미국법과 독일법 및 일본법에 대한 개략적인 내용을 담아 보았다.

특허권 침해로 인한 손해액의 산정방법은 크게 나누어 민법의 불법행위제도와 특허법 제128조 제1항에 근거한 일실이익형의 산정방법, 특허법 제128조 제2항에 근거한 침해자이익추정형에 의한 산정방법, 특허법 제128조 제3항에 근거한 상당실시료형에 의한 산정방법으로 나눌 수 있다.

본 논문에서는 특허법 제128조 각항의 손해액 산정방법을 본격적으로 검토하기에 앞서 불법행위로 인한 손해액 산정의 일반규정이라고 할 수 있는 민법의 불법행위 규정에 의한 손해액 산정방법의 가능성 및 방법과 문제점 등을 검토하였다.

위 민법의 규정에 의한 산정방법을 검토한 후, 특허법 제128조 각항에 의한 산정방법을 구체적으로 검토하였다. 특허법 제128조 제1항은 2001년에 특허법 개정시 신설된 조항으로 일본에서 1998년에 일본 특허법 제102조 개정시 신설된 제1항과 동일한 내용으로 구성되어 있다. 위 제1항은 과거 민법의 규정안에 의한 손해액 산정의 어려움을 해소하기 위하여 권리자의 일실이익액 산정요건을 대폭적으로 완화한 규정이다. 위 제1항의 신설 이후, 일본과 우리나라 모두 그 이전에는 생각하기 어려웠던 고액의 손해액 산정이 이루어지고 있다. 그러한 손해액 산정이 고액화할 수 있었던 이유와 앞으로의 위 제1항의 적극적인 활성화 가능성을 검토해 보았다.

특허법 제128조 제2항은 독일법에서의 침해자이익반환형에 의한 산정방법을 일본법이 수정하여 받아들인 것을 우리 특허법이 다시 그대로 받아들인 것이다. 제2항과 관련하여서는 침해자 이익액의 의미와 그 산정방식에 대하여 논란이 많은 바, 이에 대하여 자세히 검토하고, 특히 제1항의 신설로 인하여 제2항의 의미에 변화가 있을 것으로 예상되므로, 제1항 신설 후의 제2항의 의미에 대하여도 검토하였다.

특허법 제128조 제3항의 실시료 상당형의 산정방법은 미국, 일본, 독일 등 거의 모든 나라가 공통적으로 채택하고 있는 산정방법으로 특허권 침해로 인한 최저한의 손해배상액을 법정한 것으로 보는 것이 일반적인 입장이다. 따라서, 위 3국에서의 실시료 상당 반환형에 의한 손해액 산정방법을 검토한 후에, 우리나라에서의 위 방법에 의한 손해액 산정방법을 검토하여 보았다.

다음으로, 특허권 침해로 인한 손해액 산정에 있어서는 복수의 권리 및 권리자가 존재하는 경우, 복수의 침해자가 존재하는 경우, 권리가 실시품의 일부에 불과한 경우(기여율의 문제) 등 손해액 산정에 있어서 고려해야 할 복잡한 문제가 있다. 본 논문의 마지막 부분에서는 이러한 문제점에 대하여 고찰하고, 그 해결책을 민법 및 특허법상의 일반원리에 비추어 제시해 보았다.

본 논문의 필요한 부분에서는, 독일에서 처음으로 주창되고 일본에서 이를 받아들여 일본 실무의 입장에 영향을 끼치고 있는 규범적 손해배상론의 내용에 대하여 살펴보고, 우리 나라에서의 적용가능성에 대하여 검토하였다. 이와 관련하여, 손해배상제도를 통한 특허권 침해에 대한 제재 및 예방적 기능을 검토하고, 우리 법에서의 이러한 기능이 가능한 것인지 여부에 대하여 살펴보았다.